Вопросы правомочности лицензиара в лицензионном договоре

04-03-19 admin 0 comment

Евдокимова В.Н.
Адвокат, 2000.


В.Н. Евдокимова, начальник отдела лицензий и договорных отношений Комитета Российской Федерации по патентам и товарным знакам, кандидат юридических наук.

В качестве лица, правомочного заключать лицензионный договор, Патентный закон РФ определяет патентообладателя (ст. 13). В случае принадлежности патента нескольким лицам каждое из них не вправе уступить патент или представить на него лицензию без согласия остальных сообладателей патента, что следует из п. 1 ст. 10 Патентного закона. Закон не содержит диспозитивных норм, которые могли бы применяться в случае отсутствия согласования при продаже лицензии или уступке патента. Как показывает практика регистрации договоров и судебная практика, неурегулированность данного вопроса является в ряде случаев сдерживающим фактором при передаче запатентованных технологий в РФ.

Так, например, при невозможности достижения соглашения об использовании изобретения, патент на которое принадлежит четырем физическим лицам, трое из сообладателей патента (далее — истцы) обратились во Фрунзенский районный суд г. Владимира с исковым требованием к четвертому (далее — ответчик) об установлении порядка пользования и распоряжения изобретением по патенту.

При отсутствии прямого законодательного регулирования суд применил аналогию закона и руководствовался п. 2 ст. 3 Закона РСФСР «О собственности в РСФСР» и ст. 117 ГК РСФСР и 16 декабря 1993 г. вынес такое решение:

«1. Установить доли патентообладателей в праве собственности на патент следующим образом: ответчику — 61%, каждому из истцов — по 13%.

2. Обязать патентообладателей не выдавать исключительную лицензию и не уступать патент или долю в патенте без согласия всех владельцев патента, которое должно быть выражено в письменной форме.

3. Обязать патентообладателей распределять между собой платежи пропорционально долям, поступающие:

а) по договору уступки патента третьим лицам одновременно всеми владельцами патента;

б) по договору о выдаче исключительной лицензии третьим лицам;

в) от третьих лиц за нарушение ими патентных прав владельцев патента.

4. Обязать патентообладателей нести все расходы, связанные с поддержанием патента в силе, включая оплату пошлины, судебные расходы, связанные с нарушением патентных прав третьими лицами, пропорционально размерам долей каждого владельца патента в праве собственности на патент.

5. Признать право каждого из владельцев патента самостоятельно или вместе с другими владельцами передавать право использовать изобретение третьим лицам на основе договоров неисключительной лицензии, без согласия остальных владельцев патента и не делясь с ними полученной при этом прибылью. Обязать каждого из владельцев не чинить препятствий остальным владельцам патента в выдаче ими самостоятельно или с другими владельцами патента неисключительных лицензий, не требовать от них своей доли в вознаграждении.

6. Признать право каждого из владельцев патента продать принадлежащую ему долю в патенте, сделав предварительно предложение другим совладельцам патента, по правилам продажи доли в собственности, предусмотренным ст. 120 ГК РСФСР.

7. Обязать ответчика уплачивать пошлину за поддержание патента в силе в установленные сроки в течение всего срока действия патента».

В большей своей части данное решение вполне корректно. Однако обращает на себя внимание несправедливый характер п. 5 решения, который предопределил практическую невозможность получения прибыли от продажи лицензий по патенту ответчиком, долю которого во владении патентом суд определил в 61%. Видимо, такое решение суда по данному пункту обусловлено недостаточным пониманием специфики исключительных прав,

Истцы, воспользовавшись возможностью самостоятельного заключения договора неисключительной лицензии по патенту, не делясь прибылью с ответчиком, в соответствии с п. 5 решения суда заключили такой договор на срок действия патента, предоставив лицензиату всю территорию действия патента. Это обстоятельство делает невозможным заключение договоров исключительной лицензии по данному патенту, прибыль по которым подлежит распределению между всеми патентообладателями в соответствии с п. 3 решения суда. Вместе с тем ответчик обязан нести наибольшую долю расходов в связи с уплатой пошлины за поддержание патента в силе, а также судебных издержек в случае нарушения патентных прав третьими лицами (п. 4 решения).

Данный пример наглядно подтверждает необходимость детальной правовой регламентации взаимоотношений сообладателей патента по использованию объекта промышленной собственности, а также в связи с заключением лицензионного договора или договора уступки патента, принадлежащего нескольким лицам.

В этом отношении заслуживает внимания пример Франции. Несмотря на сложившуюся практику договорно-обязательственных отношений в этой сфере и развитую судебную систему, французский законодатель при разработке Кодекса интеллектуальной собственности Франции 1992 г. (с изменениями 1994 г.) счел необходимым детально разработать данный вопрос, посвятив его регламентации параграф 3 «Совместная собственность на патенты» (L. 613. 29; L. 613. 31).

На основе положений этого параграфа регулируются все аспекты совместного владения патентом, причем основным условием осуществления каждым из сособственников патента правомочий по его использованию и распоряжению вытекающими из него правами является выплата соразмерного вознаграждения другим сособственникам, которые не используют изобретение сами или не представляют на него лицензию (L. 613. 29. (a)). Параграф 3 содержит также положения, регламентирующие заключение договоров исключительной и неисключительной лицензии, порядок уступки своей доли прав по патенту каждым из собственников, закрепляет право «первой руки» на ее приобретение за другим собственником патента, устанавливает срок для принятия решения по данному вопросу, регламентирует вопросы определения цены доли в патенте, определяет подведомственность споров по заключению договоров.

При этом французский законодатель выводит правоотношения по совместному владению патентом из сферы регулирования Гражданского кодекса (L. 613. 30), учитывая специфический характер исключительных прав. Следует подчеркнуть, что положения данного параграфа носят диспозитивный характер, т.е. применяются постольку, поскольку соглашением сторон не предусмотрено иное. Сособственники могут в любой момент отступить от положения этой статьи путем заключения соглашения о совместной собственности <*>.

———————————

<*> Тыцкая Г.И. Патентное законодательство Канады, Румынии, США, Франции. М.: ВНИИПИ, 1997. С. 288 — 290.

При подготовке соответствующих дополнений к Патентному закону РФ в этой части целесообразно взять за основу подход к правовой регламентации данного вопроса в Кодексе интеллектуальной собственности Франции.

В ст. 13 Патентного закона в качестве субъектов правоотношений указаны патентообладатель (лицензиар), а также юридическое и (или) физическое лица, которым предоставляется право на использование охраняемого объекта промышленной собственности.

Однако это не означает, что в лицензионном договоре, представляемом на регистрацию в Роспатент и подлежащем регистрации, в качестве лицензиара может и должен выступать только патентообладатель.

Патентное право (в том числе ст. 13 Патентного закона РФ) является институтом гражданского права РФ. Отдельных глав, посвященных лицензионным договорам, в ГК РФ не существует. В этой связи к таким договорам должны применяться различные нормы ГК РФ, в том числе и те, которые регулируют правоотношения в сфере поручения, комиссии, агентирования с целью большей детализации и более полного регулирования отношений между сторонами договора. Иной подход означал бы нарушение принципа свободы договора, являющегося основополагающим принципом гражданского права.

Так, передающей стороной (сублицензиаром) в лицензионном договоре может выступать также лицензиат ранее заключенного лицензионного договора, по условиям которого ему предоставлено право предоставления сублицензий.

При отсутствии специального регулирования вопроса о сублицензировании представляется возможным применять по аналогии закона положения ст. 1029 ГК РФ, детально регулирующие правоотношения сторон договора коммерческой концессии в части предоставления пользователям прав, полученных от правообладателя по основному договору коммерческой концессии.

Положения данной статьи устанавливают, что право предоставления субконцессии должно вытекать непосредственно из основного договора (п. 1 ст. 1029). Из п. 2 ст. 1029 следует, что права, предоставленные на основе субконцессии, производны от прав, полученных пользователем по основному договору и их объем не может выходить за пределы прав пользователя. Правила ст. 1029 предусматривают возможность трансформации договора субконцессии в договор концессии с правообладателем при досрочном прекращении договора концессии, на основании которого заключен договор субконцессии. Относительно оформления и регистрации договора, а также других прав и обязанностей сторон к договору коммерческой субконцессии применяются правила главы 54 ГК РФ.

Отмечая пробел российского законодательства в части сублицензирования, справедливости ради следует отметить, что и в зарубежном законодательстве отсутствует специальное правовое регулирование сублицензирования.

Вместе с тем с учетом ст. 1029 ГК РФ и практики регистрации сублицензионных договоров — доля сублицензионных договоров в общем количестве зарегистрированных договоров составляет не менее 15% — представляется целесообразным дополнить ст. 13 Патентного закона положением об обязательной регистрации сублицензионных договоров, указав при этом, что право на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца не может быть предоставлено по сублицензионному договору в большем объеме, на более длительный срок и на большей территории, чем по лицензионному договору, на основании которого он заключен.

Отказ государства от административных ограничений в сфере действия гражданского права обусловил возможность использования всех юридических механизмов, предусмотренных законодательством для более эффективного обслуживания рыночного сектора экономики на гражданско-правовой основе.

Действующее законодательство не содержит ограничений патентообладателя в праве выбора вида договора, посредством которого он уполномочивает третьих лиц заключать договоры о предоставлении права на использование изобретения, охраняемого принадлежащим ему патентом (договора комиссии, договора агентирования, договора доверительного управления).

В частности, при заключении лицензионных договоров патентообладатель вправе воспользоваться услугами комиссионера (глава 51 ГК РФ). В качестве лицензиара в таких договорах выступает комиссионер, так как в соответствии со ст. 990 ГК РФ «по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента».

Лицензиар-комиссионер выступает от своего имени, приобретает права и обязанности, становится стороной договора. Означает ли это, что договоры комиссионера, действующего по поручению патентообладателя, с третьими лицами о предоставлении права на использование охраняемых объектов промышленной собственности, не могут рассматриваться в качестве лицензионных договоров, указанных в ст. 13 Патентного закона РФ и, следовательно, не подлежат регистрации?

По моему мнению, такой подход неприемлем по следующим причинам.

Отказ от регистрации договоров о предоставлении права на использование изобретений, в которых в качестве лицензиара выступает комиссионер, надлежащим образом уполномоченный патентообладателем, приведет к тому, что права по патенту, предоставленные третьим лицам на основании таких договоров, не будут учтены при регистрации последующих договоров по данному патенту.

Такая позиция регистрирующей структуры означала бы ограничение патентообладателя в праве выбора договора, опосредствующего предоставление юридических услуг, если он пожелал ими воспользоваться при коммерциализации своего изобретения.

Кроме того, регистрация сублицензионных договоров при отказе в регистрации договоров, заключаемых лицензиаром-комиссионером, послужит побудительным мотивом к заключению лицензионного договора о предоставлении права на использование изобретения и права продажи сублицензии без намерения использовать изобретение, а лишь с целью прикрыть договор комиссии, что ставит под угрозу действительность такого договора (ст. 170 ГК РФ).

На практике около 3% от общего количества зарегистрированных лицензионных договоров составляют договоры, в которых патентообладатель воспользовался юридическими услугами комиссионера.

Представляется необходимым отметить особенности регулирования ответственности за неисполнение сделки, заключенной для комитента, направленные на сглаживание неблагоприятных последствий доверительных отношений между комитентом и комиссионером.

В соответствии с п. 1 ст. 993 ГК РФ комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет комитента, кроме случаев, когда комиссионер не проявил необходимой осмотрительности в выборе этого лица либо принял на себя ручательство за исполнение сделки (делькредере).

Кроме того, в п. 2 ст. 993 предусмотрен достаточно эффективный механизм защиты интересов комитента, заключающийся в том, что «комиссионер обязан немедленно сообщить об этом комитенту, собрать необходимые доказательства, а также по требованию комитента передать ему права по сделке с соблюдением правил по уступке требований» (ст. ст. 382 — 386, 388, 389).

В соответствии с п. 1 ст. 1013 ГК РФ исключительные права отнесены к числу объектов гражданских прав, которые могут служить объектами доверительного управления. По мнению О. Городова, «включение исключительных прав в юридическую схему доверительного управления открывает для их обладателей возможность прибегнуть к услугам специалистов, с помощью которых получение повышенных доходов от использования объектов интеллектуальной собственности не будет обременительным и в определенном смысле обретет стабильность» <*>.

———————————

<*> Городов О. Доверительное управление исключительными правами // Хозяйство и право. 1999. N 3. С. 35.

С этим нельзя согласиться.

В соответствии с п. 4 ст. 209 ГК РФ передача имущества в доверительное управление не влечет перехода собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление, т.е. распоряжаться имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица. Передача исключительных прав в доверительное управление не влечет их уступки доверительному управляющему. Учредитель управления (патентообладатель) не отвечает переданными в управление правами по своим обязательствам, т.е. право на патент не может перейти доверительному управляющему вследствие невыполнения учредителем-патентообладателем своих обязательств по договору доверительного управления.

Этот вид договора не является юридическим средством предоставления права на использование, в частности, охраняемого объекта промышленной собственности и не может быть квалифицирован ни как договор уступки патента, ни как договор коммерческой концессии или лицензионный договор. Основным отличием передачи исключительных прав в доверительное управление от договора коммерческой концессии, а также от лицензионного договора является предоставление в рамках последних исключительных прав пользователю (лицензиату) для его собственной предпринимательской деятельности, деятельности по использованию объекта промышленной собственности в своем интересе, на свой риск. Отсюда следует отличие, обозначенное О. Городовым в качестве основного отличия доверительного управления исключительными правами от предоставления названных прав на основе лицензионного соглашения: доверительный управляющий осуществляет действия за чужой счет — за счет доходов от реализации переданных правомочий, что подчеркивает близость этого вида договора к договорам агентирования и комиссии. Лицензиат же производит действия по использованию объектов за свой счет, выплачивая лицензиару соответствующее вознаграждение <*>.

———————————

<*> Городов О. Доверительное управление исключительными правами // Хозяйство и право. 1999. N 3. С. 39.

В связи с изложенным представляется не вполне обоснованным суждение о необходимости регистрации договоров доверительного управления исключительными правами на охраняемые объекты промышленной собственности в Патентном ведомстве и отнесение момента заключения такого договора к моменту регистрации <*>.

———————————

<*> Городов О. Доверительное управление исключительными правами // Хозяйство и право. 1999. N 3. С. 37.

Правовые основания как для признания договора доверительного управления правами на охраняемые объекты промышленной собственности недействительным без регистрации в Патентном ведомстве, так и для осуществления такой процедуры отсутствуют. Учредитель (патентообладатель) может предоставить доверительному управляющему право осуществлять наряду с юридическими действиями по управлению исключительными правами, такими, как заключение лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии, фактические действия, в частности действия по организации использования изобретения (п. 2 ст. 1012 ГК РФ). Патентообладатель, учреждая доверительное управление исключительным правом, по той или иной причине освобождает себя от бремени реализации правомочий, которые мог реализовывать он сам, поручая это за вознаграждение доверительному управляющему. С учетом того, что эти действия управляющий осуществляет исключительно в интересах учредителя (патентообладателя), по юридическому содержанию они значительно ближе к самостоятельному использованию патентообладателем объекта промышленной собственности, нежели к предоставлению права на его использование по лицензионному договору.

По мнению О. Городова <*>, юридическая конструкция доверительного управления имуществом разработана законодателем применительно к материальным объектам, обладающим индивидуально-определенными характеристиками, и малопригодна для управления исключительными правами.

———————————

<*> Хозяйство и право. 1999. N 4. С. 67.

Такое суждение выглядит слишком категоричным, так как большая часть проблем может быть решена путем внесения соответствующих изменений в действующее законодательство в этой сфере и, в частности, в Патентный закон РФ.

Так, требует урегулирования вопрос о возможности реализации доверительным управляющим правами на охраняемые объекты промышленной собственности правомочий по защите прав на имущество, находящееся в доверительном управлении. В соответствии с п. 3 ст. 1020 ГК РФ управляющий вправе требовать всякого устранения нарушения его прав. Вместе с тем в качестве лиц, обладающих правом пресекать действия по нарушению патента, а следовательно, выступать истцами в суде по искам о нарушении патента в ст. 14 Патентного закона РФ обозначены только патентообладатели и лицензиаты исключительной лицензии.

Для того чтобы сделать возможной регистрацию договора доверительного управления, в пользу чего может быть приведено достаточно доводов — учет «вторичных правообладателей», т.е. носителей производных правомочий; аналогия с правовым регулированием в отношении договора доверительного управления недвижимым имуществом, требующего обязательной регистрации, как и все сделки с недвижимым имуществом (п. 2 ст. 1017 ГК РФ), — необходимо внесение соответствующих дополнений в Патентный закон РФ.

Договор доверительного управления имеет лично-доверительный характер, присущий договорам поручения, агентским договорам, договорам комиссии, и по своей юридической природе наиболее близок к этим видам договоров. Правовая связь между сторонами таких договоров зависит от характера взаимоотношений сторон и может быть прекращена в одностороннем порядке в связи с утратой доверия к одной из них.

В соответствии с п. 3 ст. 1012 ГК РФ все сделки с переданным в управление исключительным правом управляющий должен совершать от своего имени, в частности выступать в качестве лицензиара в лицензионном договоре. При этом обязательна идентификация управляющего в качестве такового посредством письменного информирования контрагента либо нанесения на письменный документ специальной пометки «ДУ».

В существующем гражданско-правовом поле договор доверительного управления, не требуя регистрации сам по себе, как и договоры агентирования, поручения и комиссии, необходим при осуществлении процедуры регистрации лицензионных договоров для подтверждения правомочия лица, не являющегося патентообладателем, выступать в качестве лицензиара или подписывать договор от его имени.

В связи с этим представляется необходимым в п. 2 Правил внести дополнение, позволяющее истребовать наряду с доверенностью договор комиссии (агентирования, доверительного управления) с целью установления правомочности лица, не являющегося патентообладателем, выступать в качестве лицензиара.