Судебная практика по охране интеллектуальной собственности

04-03-19 admin 0 comment

Гаврилов Э.
Хозяйство и право, 2010.


1. Минимальные ставки вознаграждения за служебное изобретение были определены прежним советским законодательством, которое еще применяется в России, и не могут быть изменены договором.

2. Высший Арбитражный Суд РФ указал, что попытки получить государственное разрешение на использование другого (генерического) изобретения не являются нарушением любых существующих патентов на такое изобретение.

3. Значение ст. 18 Бернской конвенции по авторскому праву не до конца прояснено.

Ключевые слова: 1) минимальные размеры вознаграждения за служебное изобретение; 2) исключительные патентные права, действия по получению государственного разрешения на использование генерического изобретения, отсутствие нарушения существующих патентных прав; 3) обратная сила действия Бернской конвенции по авторскому праву, ст. 18 Бернской конвенции, законодательство США, касающееся «восстановленных» произведений.

1. Minimal rates of the remuneration for employee’s invention were set by previous Soviet legislation, which is still in force in Russia, and cannot be altered by contract.

2. The Higher Arbitrage court of the RF said, that attempts to get state permission to use another (generic) inventing is not a violation of any existing patent for the same invention.

3. The meaning of article 18 of the Berne Convention for copyright protection is unclear.

Key words: 1) minimal sums of the remuneration for employee’s invention; 2) exclusive patent rights; acts to get state permission to use another (generic) invention; non-violability of existing patent rights; 3) retroactivity of the Berne Convention for copyright protection; article 18 of the Convention, US legislation on restored works.

Патентное право

Вознаграждение за использование служебного изобретения

13 октября 2009 года Конституционный Суд РФ вынес Определение N 1278-О-О. Существо жалобы сводится к следующему.

Решениями одного суда общей юрисдикции по двум аналогичным делам, вступившим в законную силу, гражданину И. было отказано во взыскании авторского вознаграждения и пени за его несвоевременную выплату за служебное изобретение, охраняемое патентом, в связи с тем, что размер авторского вознаграждения был определен в договорах, ранее заключенных истцом с работодателем (ответчиком); кроме того, суд отказал в иске, согласившись с заявлением ответчика о пропуске истцом сроков исковой давности для оспаривания этих договоров.

Суд, в частности, сослался на положения действовавшей в момент заключения договоров ст. 8 Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 года N 3517-1 (в ред. от 7 февраля 2003 года), согласно которым если работодатель получает патент на служебное изобретение, работник (автор) имеет право на вознаграждение, размер и порядок выплаты которого определяются договором между ним и работодателем.

Отклоняя доводы истца о недействительности заключенных договоров, суд отметил, что договоры соответствовали требованиям действовавшего законодательства.

В жалобе в КС РФ И. оспаривал конституционность п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ, регулирующего правоотношения между работником (автором) и работодателем по поводу служебного изобретения, указав на то, что в силу сложившейся правоприменительной практики они рассматриваются как переход исключительно к договорному регулированию отношений между автором и патентообладателем, в то время как, по мнению подателя жалобы, норма п. 1 ст. 32 «Вознаграждение автору изобретения, не являющемуся патентообладателем» Закона СССР от 31 мая 1991 года N 2213-1 «Об изобретениях в СССР» имеет императивный характер.

КС РФ, изучив представленные И. материалы, не нашел основания для принятия его жалобы к рассмотрению.

Обосновывая этот вывод, КС РФ сослался на действовавший до 1 января 2008 года п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ, согласно которому работник (автор), которому не принадлежит право на получение патента на служебное изобретение, имеет право на вознаграждение, размер и порядок выплаты которого определяются договором между работником (автором) и работодателем; в случае недостижения (в определенный срок) сторонами соглашения об условиях договора спор о вознаграждении может быть разрешен в судебном порядке. Данные законоположения направлены на достижение баланса между правами работодателя и работника — автора служебного изобретения. С 1 января 2008 года эти принципиальные положения продолжают действовать, поскольку они включены в п. 4 ст. 1370 ГК РФ.

Что касается п. 1 ст. 32 Закона СССР «Об изобретениях в СССР», то, по мнению КС РФ, в соответствии со ст. ст. 4 и 12 Федерального закона от 18 декабря 2006 года N 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Вводный закон) он применяется постольку, поскольку не противоречит части четвертой ГК РФ и, в частности, ст. 1370.

В связи с изложенным КС РФ пришел к выводу: «Жалоба заявителя, по существу, направлена на проверку правильности выбора и толкования подлежащих применению правовых норм с учетом фактических обстоятельств конкретного дела, что к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации… не относится».

Полагаю, что этот вывод не обоснован: КС РФ имел все основания принять к рассмотрению жалобу по существу, особенно учитывая, что аналогичные ситуации встречаются довольно часто и будут в дальнейшем возникать на практике.

Конечно, для подтверждения моего мнения следует проанализировать упоминаемые в Определении КС РФ правовые нормы. Сами эти нормы комплексные и довольно сложные, но их всего две. Русская пословица допускает возможность заблудиться в трех соснах, но сравнение двух норм не должно вызвать больших трудностей в отыскании правильного пути.

Одна из них — норма нового российского законодательства, другая — ныне действующая норма прежнего, советского законодательства.

Статья 12 Вводного закона устанавливает, что некоторые нормы, содержащиеся в Законах СССР «Об изобретениях в СССР» и «О промышленных образцах», «применяются на территории Российской Федерации до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества».

Указанные нормы касаются льгот и материального стимулирования изобретателей и авторов промышленных образцов.

Такое «торжественное обещание» воплотить эти нормы советского законодательства в российское законодательство впервые было дано в п. 6 Постановления Верховного Совета РФ от 23 сентября 1992 года N 3518-1 «О введении в действие Патентного закона Российской Федерации», где оно было сформулировано следующим образом: «Установить, что (определенные положения Законов СССР «Об изобретениях в СССР» и «О промышленных образцах») по вопросам льгот и материального стимулирования применяются на территории Российской Федерации до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества.

Правительству Российской Федерации определить порядок применения указанных положений с учетом законодательных актов Российской Федерации».

Что же это за нормы, которые российский законодатель на протяжении многих лет намеревался включить в российское законодательство, но до сих пор не смог этого сделать?

Назову самые важные из них.

Закон СССР «Об изобретениях в СССР», принятый 31 мая 1991 года и введенный в действие с 1 июля 1991 года, предусматривал патентную форму охраны изобретений. В нескольких случаях, указанных в Законе, патент на изобретение выдавался не самому автору, а иному лицу. Одна из таких ситуаций касалась создания служебных изобретений.

Во всех этих обстоятельствах патентообладатель обязан был выплачивать автору изобретения вознаграждение. Размер его устанавливала ст. 32 Закона, которую необходимо частично процитировать:

1. «Вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора работодателем, получившим патент в соответствии с пунктом 2 статьи 4 настоящего Закона (речь идет о служебных изобретениях), или его правопреемником в размере не менее 15 процентов прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20 процентов выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения.

Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2 процентов от доли себестоимости продукции (работ, услуг), приходящейся на данное изобретение.

Величина процента определяется предприятием по соглашению с автором» (п. 1 ст. 32).

2. «Вознаграждение выплачивается автору не позднее трех месяцев после истечения каждого года, в котором использовалось изобретение, и не позднее трех месяцев после поступления выручки от продажи лицензии на данное изобретение» (п. 3 ст. 32).

3. «Автору изобретения, патент на которое выдан предприятию, патентообладателем в месячный срок с даты получения им патента выплачивается поощрительное вознаграждение, которое не учитывается при последующих выплатах. Размер поощрительного вознаграждения за изобретение (независимо от количества соавторов) должен быть не менее среднего месячного заработка работника данного предприятия» (п. 5 ст. 32).

Упомянутые нормы устанавливают минимальные размеры вознаграждения авторам служебных изобретений, патенты на которые получены их работодателями, а также порядок и сроки их выплаты. По своему смыслу и содержанию они хорошо сочетаются с положением последнего абзаца п. 4 ст. 1370 ГК РФ: «Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы».

По сути, приведенные нормы советского законодательства как раз и выполняют роль этих минимальных ставок вознаграждения за служебные изобретения.

Рассматриваемые нормы советского законодательства сформулированы как императивные. Как известно, императивный характер правовой нормы означает, что эта норма не может быть изменена, например, договором. Императивный характер анализируемых норм имеет огромное значение, поскольку лица, состоящие в трудовых отношениях, — работник и работодатель — фактически и экономически неравноправны и законодатель вполне обоснованно защищает интересы работника — более слабой стороны.

Постановление Верховного Совета РФ от 23 сентября 1992 года (п. 6) и Федеральный закон от 18 декабря 2006 года N 231-ФЗ (ст. 12) указывают на то, что данные нормы, содержащиеся в советском законодательстве, «применяются на территории Российской Федерации».

Это означает, что рассматриваемые нормы продолжают и должны применяться на территории РФ. Не имеет никакого значения то обстоятельство, что они не включены в новое российское законодательство, а используются путем отсылки к прежнему советскому законодательству. Следует считать, что эти нормы являются непосредственно действующими на территории РФ.

В абз. 2 п. 6 Постановления Верховного Совета РФ от 23 сентября 1992 года N 3518-1 Правительству РФ было дано поручение «определить порядок применения указанных положений (содержащихся в этих советских нормативных актах) с учетом законодательных актов Российской Федерации». Поручение было выполнено: Постановление Совета Министров — Правительства РФ от 14 августа 1993 года N 822 «О порядке применения на территории Российской Федерации некоторых положений законодательства бывшего СССР об изобретениях и промышленных образцах» (далее — Постановление N 822) установило, что автор изобретения, патент на который выдан работодателю или его правопреемнику, имеет право на вознаграждение в размере и на условиях, которые определяются соглашением с работодателем. При недостижении соглашения применяются положения п. п. 1, 3 и 5 ст. 32 Закона СССР «Об изобретениях в СССР» и п. п. 1 и 3 ст. 22 Закона СССР от 10 июля 1991 года N 2328-I «О промышленных образцах» (п. 3).

Таким образом, Постановлением N 822 определен порядок применения на территории России приведенных положений советского законодательства: по соглашению, то есть договорным способом, а не путем одностороннего волеизъявления патентообладателя.

Вместе с тем Постановление N 822 допускает возможность и иного толкования: «Указанные положения советского законодательства должны применяться только при отсутствии соглашения между работником и работодателем об ином». Считаю данное толкование абсурдным. Оно сразу же вызывает ряд возражений:

1) само поручение правительству касалось «порядка применения указанных положений», а такое толкование определяет сферу их применения;

2) толкование не соответствует названию Постановления N 822;

3) неясно, чем должен руководствоваться суд, определяя размеры и порядок выплаты вознаграждения, если соглашение стороны не заключили: ведь положения советского законодательства не являются обязательными.

Итак, указанное толкование неприемлемо. Постановление N 822 не могло определить сферу применения упомянутых в нем норм законов СССР или установить, что они имеют диспозитивный характер <1>.

———————————

<1> Иное мнение см.: Комментарий к ГК РФ, части четвертой (постатейный) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: Юридическая фирма «Контракт»; ИНФРА-М, 2009. С. XXX (автор — В.О. Калятин); СПС «КонсультантПлюс».

Кроме того, необходимо отметить, что с 1 января 2008 года Постановление Верховного Совета РФ от 23 сентября 1992 года N 3518-1 утратило силу (п. 32 ст. 2 Вводного закона), что, конечно, означает прекращение действия Постановления N 822.

Нельзя не обратить внимания и на то, что норма ст. 12 Вводного закона, устанавливающая, что положения советского законодательства применяются на территории Российской Федерации, не содержит никаких указаний на то, что Правительство РФ или иной орган должны дополнительно определить порядок применения упомянутых положений советского законодательства. Это свидетельствует о том, что они применяются на территории России непосредственно.

Обратимся к рассмотрению второй нормы, на которой основано Определение КС РФ. Это норма нового российского законодательства.

С 1992 года по 2007 год эта норма была включена в текст Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 года N 3517-1, а с 1 января 2008 года она входит в часть четвертую ГК РФ.

В Патентном законе РФ названная норма первоначально была сформулирована следующим образом:

«Право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, принадлежит работодателю…

При этом автор имеет право на вознаграждение, соразмерное выгоде, которая получена работодателем или могла бы быть им получена.

Вознаграждение выплачивается в размере и на условиях, которые определяются на основе соглашения между ними.

В случае недостижения соглашения между сторонами о размере и порядке выплаты вознаграждения… спор рассматривается в судебном порядке» (п. 2 ст. 8).

Федеральным законом от 7 февраля 2003 года N 22-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» редакция нормы была существенно изменена:

«Право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебное изобретение…), принадлежит работодателю…

В случае, если работодатель получит патент на служебное изобретение… работник (автор)… имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения и порядок его выплаты определяются договором между работником (автором) и работодателем. В случае недостижения между сторонами соглашения об условиях договора в течение трех месяцев после того, как одна из сторон сделает другой стороне предложение в письменной форме об этих условиях, спор о вознаграждении может быть разрешен в судебном порядке» (п. 2 ст. 8).

С 1 января 2008 года Патентный закон РФ утратил силу, а соответствующая норма перенесена в ГК РФ в следующей редакции: «Исключительное право на служебное изобретение… и право на получение патента принадлежат работодателю…

Если работодатель получит патент на служебное изобретение… работник имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты определяются договором между ним и работником, а в случае спора — судом» (п. п. 3 и 4 ст. 1370).

Как видно из приведенных текстов, редакция нормы подвергалась изменениям, но ее существо оставалось неизменным. Между работником (автором) и работодателем, получившим патент на служебное изобретение, должен быть заключен договор, определяющий размер и порядок выплаты вознаграждения автору. По своей природе этот договор не трудовой, а гражданско-правовой: речь идет о правах на вознаграждение не за «живой» труд, а за использование результата уже осуществленной трудовой деятельности. Этот договор не относится к договорам о распоряжении исключительным правом (ст. 1233 ГК РФ).

Существо данного договора состоит не в отчуждении исключительного права и не в предоставлении права на использование, а в определении размеров вознаграждения за уже перешедшие к работодателю права. Сам же переход к работодателю определенных прав находится за пределами этого договора. Еще одно обстоятельство имеет важнейшее значение для определения его характера — заключение договора для работодателя обязательно: принцип свободы договора (ст. 421 ГК РФ) к названным договорам не применяется. Это означает, что на заключение таких договоров должны распространяться общие положения, содержащиеся в ст. 445 ГК РФ.

Вместе с тем рассматриваемая норма, касающаяся договоров о размере и порядке выплаты вознаграждения, не содержит никаких указаний о том, каковы должны быть размеры этого вознаграждения и порядок его выплаты.

Общий ответ на этот вопрос дан в ГК РФ: договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения (п. 1 ст. 422).

Поскольку это так, договоры о размере и порядке выплаты вознаграждения должны соответствовать проанализированным положениям советского законодательства, подлежащим применению на территории РФ.

Если же они противоречат этим положениям, устанавливают меньшие размеры вознаграждения или менее выгодные для работника (автора) условия его выплаты, то эти договоры являются ничтожными (недействительными) сделками с последствиями, предусмотренными ст. 168 ГК РФ (а может быть, даже и ст. 169).

Для того чтобы прийти к такому выводу, не требуется учитывать фактические обстоятельства конкретного дела.

Следует лишь отметить, что, если работник (автор) проявил слабость и подписал с работодателем соглашение о получении им вознаграждения в меньших размерах и на менее выгодных условиях, чем предусмотрено действующими императивными нормами, это обстоятельство не следует рассматривать как «чудодейственное» превращение указанных императивных норм в диспозитивные или как моментальный перенос соглашения за пределы сферы действия этих императивных норм.

Сфера действия исключительного патентного права

16 июня 2009 года Президиум ВАС РФ принял Постановление N 2578/09 по спору между ЗАО «Ф» и компанией «Н» <2>.

———————————

<2> Об этом Постановлении см. также: Старженецкий В.В. Интеллектуальная собственность и право на охрану здоровья // Вестник ВАС РФ. 2009. N 10. с. 59 — 61; Дементьев В.Н. Поправка «Болар» вводится в российскую судебную практику // Патентный поверенный. 2010. N 1. С. 32 — 34.

Компания «Н» имеет патент на изобретение, относящееся к лекарственному средству. Общество «Ф» без согласия патентообладателя изготовило некоторое количество лекарственного средства, на которое распространяется действие указанного патента, и осуществило ряд действий, касающихся государственной регистрации этого лекарственного средства на свое имя. Государственная регистрация осуществлялась для того, чтобы по истечении срока действия патента компании «Н» (патент должен истечь 1 апреля 2013 года) сразу же выйти на рынок с лекарственным средством, которое способно конкурировать с ранее патентованным лекарственным средством компании «Н».

Поскольку указанные действия общества «Ф» осуществлялись еще до 1 января 2008 года — даты вступления в силу части четвертой ГК РФ, спор рассматривался на основе Патентного закона РФ.

Впрочем, это обстоятельство не имеет большого значения: действующие нормы части четвертой ГК РФ о сфере действия исключительного патентного права идентичны тем положениям, которые ранее содержались в Патентном законе РФ, а потому для удобства читателей я буду ссылаться на часть четвертую ГК РФ.

Все три инстанции арбитражного суда — Арбитражный суд г. Москвы, Девятый арбитражный апелляционный суд и ФАС Московского округа — пришли к выводу, что действия общества «Ф» по изготовлению лекарственного средства, а также по осуществлению государственной регистрации этого средства в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор) и в ФГУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» являются нарушением исключительных прав компании «Н», принадлежащих этой компании на основе патента на лекарственное средство.

Рассматривая принятые по делу судебные акты в порядке надзора, Президиум ВАС РФ указал, что у судов не было оснований для признания действий общества «Ф» по изготовлению образцов лекарственного средства (подпадающего под действие патента компании «Н») с целью государственной регистрации для последующего применения этого лекарственного средства нарушением прав компании на изобретение.

Далее в Постановлении Президиума ВАС РФ подробно изложены установленные действующим законодательством требования, которым должно соответствовать лекарственное средство для того, чтобы оно могло производиться, продаваться и применяться на территории Российской Федерации.

Совершенно очевидно, что для представления этих документов и материалов лекарственное средство должно быть предварительно изготовлено, причем в значительных количествах.

Тем не менее Президиум ВАС РФ указал, что действия по подготовке и представлению в Росздравнадзор указанных документов для целей государственной регистрации и получение разрешения на использование генерического лекарственного средства по истечении срока действия патента не являются использованием изобретения по смыслу ст. 10 Патентного закона РФ и могут быть квалифицированы лишь как подготовка к использованию этого средства, а следовательно, не являются нарушением исключительного права <3>.

———————————

<3> «Генерическое лекарственное средство» (оно также именуется «генерик» или, поскольку все благородные латинские термины в последние годы стали у нас коверкаться под английский язык, — «дженерик») — это новое по названию лекарственное средство, которое в основном оказывает то же действие, что и ранее известное лекарственное средство.

Затем даются некоторые обоснования этого вывода.

Во-первых, эти действия направлены на охрану здоровья населения и содействие доступа к лекарственному средству нуждающихся лиц.

Во-вторых, не может быть признано нарушением (исключительных патентных) прав изготовление и представление в Росздравнадзор и научный центр экспертизы образцов лекарственного средства для проведения экспертизы качества этого средства, поскольку согласно ст. 11 Патентного закона нарушением исключительного права патентообладателя не признаются; проведение научного исследования продукта, в котором использовано запатентованное изобретение, либо эксперимента над этим продуктом, (а также) использование запатентованного изобретения для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли (дохода).

Таким образом, Президиум ВАС РФ признал, что все действия, связанные с государственной регистрацией нового лекарственного средства — генерика, не являются нарушением исключительных прав на запатентованное изобретение.

Вместе с тем суд указал, что не допускается изготовление или хранение продукта (подпадающего под сферу действия патента) до даты истечения срока действия патента с целью (его) продажи или введения в гражданский оборот после этой даты.

Выводы, сделанные Президиумом ВАС РФ, легко «переложить» на ныне действующее законодательство, которое, по существу, идентично Патентному закону РФ.

В подп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ устанавливается, что использованием изобретения считается изготовление, применение и хранение с целью введения в гражданский оборот продукта, в котором использовано изобретение.

В изъятие из этой нормы Президиум ВАС РФ, по сути, установил, что изготовление, применение и хранение лекарственного средства не для введения в гражданский оборот, а для целей государственной регистрации нового, генерического лекарственного средства не считается использованием изобретения.

И обосновывается это изъятие нормой, ныне содержащейся в подп. 2 ст. 1359 ГК РФ: не является нарушением исключительного права на изобретение проведение научного исследования продукта или способа, в которых использованы изобретение или полезная модель, либо проведение эксперимента над таким продуктом, способом.

Это самое главное обоснование для применения правила, сформулированного Президиумом ВАС РФ.

Представляется, что сформулировать данное правило было довольно сложно, поскольку, строго говоря, действия по осуществлению государственной регистрации лекарственного средства не являются чисто научными: это действия практического характера, подготовительные действия к использованию лекарственного средства, осуществляемые уже после проведения научного исследования продукта и проведения научных экспериментов над таким продуктом. Строго говоря, действия по изготовлению и хранению любого продукта также не являются использованием продукта, это лишь «подготовка к использованию». Однако эти действия по общему правилу затрагивают исключительные права патентообладателя.

Тем не менее Президиум ВАС РФ посчитал данные действия неразрывно связанными с научными исследованиями и научными экспериментами. Именно это правило должно теперь применяться на практике.

Однако с другими обоснованиями этого нового правила, содержащегося в Постановлении Президиума ВАС РФ, трудно согласиться.

Так, суд отметил, что действия по получению государственной регистрации лекарства — генерика направлены на охрану здоровья населения и содействие доступу к лекарственному средству нуждающихся лиц.

Такой аргумент можно было использовать лишь в том случае, если доказано, что патентообладатель (компания «Н») намеревается после истечения срока действия патента не использовать на территории Российской Федерации свое лекарственное средство. Но никаких сведений об этом в Постановлении не содержится.

Равным образом, по моему мнению, никак не обосновывает сформулированное правило ссылка на то, что действующее законодательство не считает нарушением исключительного права использование изобретения для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или доходов (подп. 4 ст. 1359 ГК РФ): действия по государственной регистрации, конечно, связаны с предпринимательством; они имеют своей целью как раз получение прибыли или доходов.

Поскольку для проведения научных исследований и научных экспериментов, а также для осуществления государственной регистрации самого лекарственного средства — генерика требуется изготовление, очевидно, немалого количества самого лекарственного средства, по моему мнению, патентообладатель должен иметь возможность убедиться в том, что количество фактически изготовленного лекарственного средства не превышает необходимый объем, что лекарственное средство не изготавливается «про запас», с целью его дальнейшего использования после прекращения действия патента. Отсюда следует, что патентовладелец должен быть своевременно оповещен о проведении научных исследований, научных экспериментов и других действий, связанных с подготовкой к дальнейшему использованию лекарственного средства — генерика. Очевидно, что процедура такого оповещения должна быть установлена в законодательстве.

В законодательстве также необходимо решить вопрос о том, когда новое лекарственное средство, на которое распространяется действие патента на изобретение, считается не генериком, а новым изобретением, охраняемым самостоятельным патентом на изобретение. Подобные ситуации вполне возможны: если патент выдан на лекарственное средство, состоящее из элементов A + B, отличающееся добавлением к ним элемента C, то другое лицо вправе получить патент на лекарственное средство, состоящее из элементов A + B + C, отличающееся добавлением элемента D.

Такое новое лекарственное средство не будет генериком по отношению к первому лекарственному средству. Это новое, хотя и зависимое изобретение, охраняемое самостоятельным патентом. Оно может быть использовано не только по истечении срока действия первого патента, но и до этого момента — на основе лицензии, полученной от владельца первого патента. Лицензия может быть либо добровольной, либо принудительной. Процедура получения принудительной лицензии указана в п. 2 ст. 1362 ГК РФ.

Завершая рассмотрение этого спора, отмечу, что он возник в значительной степени в связи с тем, что патентное право и процедура государственной регистрации лекарственных средств в настоящее время взаимно не согласованы. Здесь есть над чем подумать законодателю.

Международное частное право

9 ноября 2009 года ВАС РФ вынес Определение N ВАС-12437/09 об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ. По моему глубокому убеждению, это Определение ошибочно: спор следовало бы рассмотреть на Президиуме ВАС РФ или даже вынести его на Пленум ВАС РФ.

Спор касается действительно сложного, не имеющего однозначного решения правового вопроса, который неоднократно появлялся и еще будет возникать. Полагаю, что аналогичные споры могут рассматриваться и в судах общей юрисдикции. На мой взгляд, в таких спорах должны принимать участие и органы прокуратуры РФ, поскольку они затрагивают и публичные интересы.

Спор касается толкования статьи Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 года (с последующими изменениями и дополнениями) (далее — Конвенция). Это многостороннее соглашение по авторскому праву. Российская Федерация является участницей Конвенции с 13 марта 1995 года. В настоящее время в ней принимают участие 163 страны мира (в том числе Франция, ФРГ, США). Основная цель Конвенции — обеспечение охраны на территории каждой страны-участницы иностранных авторских прав — прав на те авторские произведения, которые были впервые выпущены в свет за пределами определенной страны-участницы, в других странах, тоже участвующих в Конвенции. Иначе говоря, на основе Конвенции Россия должна охранять авторские права граждан Франции, ФРГ, США и других стран — участниц Конвенции на произведения, выпущенные в свет за рубежом, а Франция, ФРГ, США и другие страны Конвенции — авторские права российских авторов на произведения, опубликованные в России <4>.

———————————

<4> Сфера действия Конвенции для удобства читателей изложена здесь упрощенно, на самом деле она намного сложнее. Следует, очевидно, пояснить, что любое иностранное произведение, впервые опубликованное в России, получает авторско-правовую охрану на основе российского национального законодательства.

Без Конвенции опубликованные за рубежом произведения авторов Франции, ФРГ, США и т.д. в России авторским правом не охраняются.

В соответствии с Конвенцией авторско-правовая охрана должна предоставляться указанным иностранным произведениям автоматически: «Пользование этими правами и осуществление их не связаны с выполнением каких бы то ни было формальностей; такое пользование и осуществление не зависят от существования охраны в стране происхождения произведения» (ст. 5 (2)).

Когда какая-либо страна присоединяется к Конвенции и становится ее участницей, она обязана начать предоставлять авторско-правовую охрану тем указанным иностранным произведениям, которые будут создаваться и выпускаться в свет после даты присоединения этой страны к Конвенции. Это так называемые «новые произведения».

Но на дату присоединения страны к Конвенции существует огромное количество таких иностранных произведений, которые были созданы и выпущены в свет до этой даты. Как уже отмечалось, упомянутые произведения не получали авторско-правовую охрану в стране, присоединяющейся к Конвенции. Назову эти произведения «старыми произведениями». Некоторые из «старых» произведений фактически использовались как не охраняемые авторским правом в стране, ныне присоединяющейся к Конвенции.

Обязывает ли Конвенция предоставлять авторско-правовую охрану «старым» иностранным произведениям? Ответ содержится в ст. 18 Конвенции. Хотя текст этой статьи в основном сформировался в 1908 году и, естественно, с того времени неоднократно подвергался научно-практическому анализу, тем не менее он по-прежнему вызывает споры <5>. Текст ст. 18 анализировался, причем неоднократно, и российскими юристами <6>.

———————————

<5> «Все комментаторы единодушно горько сетуют (lament) на то, что этот текст недостаточно ясен». См.: Nordemann Wilhelm International copyright and neighbouring right law commentary, Weinheim (Federal Republic of Germany). 1990. P. 162.

<6> См., например: Gavrilov E.P. The Retroactivity Rule in the Berne Convention // International Review of Industrial Property and Copyright Law. 1993. P. 571 — 578; Гаврилов Э. Решение вопросов международного частного права в части четвертой ГК РФ // Хозяйство и право. 2008. N 3. С. 10 — 12; Он же. Некоторые актуальные вопросы авторского права и смежных прав // Хозяйство и право. 2005. N 1. С. 24 — 27.

В деле, которое в порядке надзора поступило в ВАС РФ, но не было передано на рассмотрение в Президиум ВАС РФ, речь шла об охраняемости авторским правом нескольких произведений немецкого писателя Э.М. Ремарка, умершего в 1970 году. Спорные произведения были впервые опубликованы в 1929 — 1971 годах в Германии, Голландии, Швеции и США. С момента опубликования эти произведения на территории СССР авторским правом не охранялись, они стали «общественным достоянием» <7>.

———————————

<7> Поскольку эти произведения были опубликованы за рубежом до 27 мая 1973 года, на них не распространилось действие другого многостороннего международного соглашения — Всемирной конвенции об авторском праве от 6 сентября 1952 года и они не получали в СССР (а затем в России) охрану на основе этой Конвенции. В настоящее время Всемирная конвенция об авторском праве фактически «поглощена» Бернской конвенцией.

Когда Российская Федерация 13 марта 1995 года стала участницей Конвенции, для России эти произведения считались «старыми» произведениями. Была ли их охрана «восстановлена» на территории РФ при вступлении России в Конвенцию на основе ее ст. 18?

В данном судебном споре истец утверждал, что охрана произведений была восстановлена (на этом, собственного говоря, и основывались все требования истца), а ответчик, напротив, возражал, что авторско-правовой охраны этих произведений в России нет, что они являются «общественным достоянием», то есть неохраняемыми произведениями (в тексте Конвенции применяется синоним «общее достояние»).

Таким образом, основной вопрос, стоящий перед судом, — толкование нормы международного договора России.

Толкование любой нормы права, действующей на территории России, в том числе и нормы международного договора, конечно, относится к компетенции суда.

Все судебные инстанции при рассмотрении данного спора поддержали позицию истца и пришли к выводу о том, что спорные произведения охраняются на территории России. Кратко данная позиция судов отражена в Определении ВАС РФ. Она сводится к трем положениям:

во-первых, «суд (апелляционной инстанции) правильно отклонил довод ответчика о том, что спорные произведения перешли в разряд общественного достояния, указав на то, что в соответствии с положениями Бернской конвенции спорные произведения подпадают под правовую охрану, предоставляемую действующим законодательством РФ, поскольку со дня смерти Э.М. Ремарка не истек пятидесятилетний срок»;

во-вторых, «в силу статьи 18 данной Конвенции она применяется ко всем произведениям, которые к моменту ее вступления в силу не стали еще общественным достоянием в стране происхождения вследствие истечения срока охраны»;

в-третьих, «спорные произведения в период с 1971 по 1995 г. продолжали охраняться в странах — участницах Бернской конвенции и не перешли в общественное достояние. Следовательно, данные произведения после присоединения России к Бернской конвенции (т.е. с 1995 года) получили правовую охрану на территории Российской Федерации, которая действует по общему правилу в соответствии с нормами части четвертой ГК РФ в течение 70 лет с момента смерти автора».

Итак, обоснования сводятся к тому, что, поскольку спорные произведения в странах их происхождения (то есть в тех странах, где они были впервые опубликованы) охраняются авторским правом (это обстоятельство никем не оспаривается, оно бесспорно), а также поскольку с момента смерти их автора (Э.М. Ремарка, умершего в 1970 году) не прошел 50-летний срок (что также бесспорно), эти произведения должны получать охрану и в России.

Это соответствует п. (1) ст. 18 Бернской конвенции: «Настоящая Конвенция применяется ко всем произведениям, которые к моменту ее вступления в силу (для страны, присоединившейся к Конвенции) не стали еще общим достоянием в стране происхождения вследствие истечения срока охраны».

Но, как следует из опубликованных материалов дела, эта норма Конвенции вовсе не была предметом спора.

Предметом спора выступил п. (2) ст. 18 Конвенции: «Однако если вследствие истечения ранее предоставленного произведению срока охраны оно стало уже общим достоянием в стране, в которой истребуется охрана, то охрана этого произведения не возобновляется».

В п. (2) ст. 18, таким образом, говорится об охраняемости спорных произведений не за рубежом, а в России.

Для этого сначала ответим на вопрос: можно ли было обеспечить правовую охрану указанным спорным произведениям в тот период, когда они уже были созданы автором, но еще не были им опубликованы?

Ответ положительный: если бы произведения были впервые опубликованы в СССР, им была бы обеспечена авторско-правовая охрана. И такая охрана действовала бы не с момента первой публикации, а с момента создания произведений, поскольку авторское право охраняет и неопубликованные произведения. А это значит, что неопубликованные произведения в течение некоторого времени охранялись в СССР (правопредшественник России), но их охрана была прервана (прекратилась) вследствие того, что их первая публикация состоялась за рубежом.

Вот и выходит, что ранее этим произведениям в СССР предоставлялась охрана, срок ее истек (был прерван, прекратился в связи с первым опубликованием за рубежом), а потому в соответствии с п. (2) ст. 18 Конвенции данные произведения не должны быть вновь поставлены под охрану в России.

Изложенную позицию ответчика, причем «в чистом виде», и следовало опровергнуть истцу, что, по моему мнению, не было сделано.

Но этим дело не ограничивается: позиция ответчика, состоящая в том, что спорные произведения авторским правом в России в настоящее время не охраняются, имеет мощную правовую поддержку в виде официального толкования Бернской конвенции, данного Российской Федерацией.

Первоначально такое толкование содержалось в Постановлении Правительства РФ от 3 ноября 1994 года N 1224 «О присоединении Российской Федерации к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений в редакции 1971 года, Всемирной конвенции об авторском праве в редакции 1971 года и дополнительным Протоколам 1 и 2, Конвенции 1971 года об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм». Пункт 2 Постановления поручает Министерству иностранных дел РФ оформить присоединение Российской Федерации, в частности, к Бернской конвенции, «уведомив при этом, что действие Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений не распространяется на произведения, которые на дату вступления этой Конвенции в силу для Российской Федерации уже являются на ее территории общественным достоянием».

24 ноября 1994 года МИД РФ включил данное заявление в дипломатическую ноту о присоединении Российской Федерации к Бернской конвенции. Это официальное толкование ст. 18 Конвенции и, очевидно, проанализированных положений, содержащихся в ее п. (2).

Указанное официальное толкование Конвенции часто расценивалось как оговорка к ней, не относящаяся к числу допускаемых оговорок, а потому прямо запрещенная ст. 30 Конвенции. На самом деле это не оговорка, а толкование, прямо скажем, нечетко сформулированной нормы Конвенции. А теория международного права в принципе допускает возможность таких толкований международных договоров.

Давайте еще раз проанализируем сложившуюся ситуацию и попытаемся встать на место ответчика: есть норма международного договора Российской Федерации, сформулированная не совсем ясно, и официальное толкование нормы, данное Российской Федерацией. В соответствии с этим толкованием спорные произведения Э.М. Ремарка не охраняются авторским правом на территории России.

И вот в таких условиях суд вынес решение о том, что спорные произведения в России охраняются авторским правом, в связи с чем ответчик должен не только прекратить их использование, но и возместить причиненный вред в сумме свыше 6 млн. руб.

Логика подсказывает, что в такой ситуации суд должен был прежде всего обратиться к законодателю с просьбой однозначно высказаться по данной проблеме, чего сделано не было. Впрочем, Президиум ВАС РФ еще может это сделать.

Еще одна проблема, по моему мнению, заслуживает правового анализа высшими судебными инстанциями: является ли ответчик виновным в совершении правонарушения?

При наличии официального толкования, сводящегося к тому, что спорные произведения авторским правом не охраняются, действия ответчика по использованию указанных произведений по всем канонам гражданского права должны признаваться невиновными.

Поэтому, даже если к ответчику будет применена такая мера защиты нарушенных прав, как «пресечение действий, нарушающих право» (ст. 12 ГК РФ) или «прекращение нарушения» (п. 3 ст. 1250 ГК РФ), к возмещению убытков или выплате компенсации его привлекать нельзя, так как любые меры ответственности неприменимы при отсутствии вины нарушителя исключительных прав <8>.

———————————

<8> Это очень точно отмечено в п. 23 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 года N 5/29. Комментарий к этому пункту Постановления см.: Гаврилов Э. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Хозяйство и право. 2009. N 10. С. 21 — 22.

В связи с этим, строго говоря, суд, даже если он обязывает ответчика прекратить тиражирование и распространение спорных произведений, обязан отказать истцу в выплате компенсации.

Сам размер компенсации в данном случае был рассчитан неправильно. Компенсация была взыскана в двукратном размере стоимости экземпляров произведения, выпущенных ответчиком (абз. 3 п. 2 ст. 49 Закона РФ от 9 июля 1993 года N 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» или в настоящее время абз. 3 п. 2 ст. 1301 ГК РФ).

Но сами произведения, воплощенные в экземплярах книг, те творческие результаты, которые «продавались» и определяли стоимость экземпляров книг, включали не только произведения Э.М. Ремарка, но и творческий труд переводчиков этих произведений на русский язык, поскольку автор, как известно, создавал свои произведения на немецком языке.

Поэтому из двукратного размера стоимости контрафактных экземпляров, причитающейся наследникам Э.М. Ремарка, следовало предварительно вычесть приблизительно одну треть всей суммы в качестве вознаграждения для переводчиков (поскольку переводы произведений Э.М. Ремарка на русский язык были использованы вполне легально).

Обратимся к зарубежной практике применения Бернской конвенции и попытаемся ответить на вопрос о том, нет ли среди стран — участниц этой Конвенции таких, которые не считают, что ст. 18 Конвенции обязывает присоединяющуюся к Конвенции страну предоставить правовую охрану тем произведениям, которые ранее в данной стране не охранялись.

Оказывается, такая страна есть. Это Соединенные Штаты Америки, которые стали новым участником Бернской конвенции 1 марта 1989 года. А до этого 31 октября 1988 года был принят Закон США о применении Бернской конвенции (The Berne Convention Implementation Act), основная цель которого состояла в том, чтобы согласовать положения Бернской конвенции с авторским правом США. Статья 12 этого Закона гласила: «Титул 17 Свода законов США (в нем содержится законодательство США по авторскому праву), измененный настоящим Законом, не предусматривает охрану авторским правом никаких произведений, которые находятся в США в общественном достоянии» <9>.

———————————

<9> «Section 12. Title 17, United States Code, as amended by this Act, does not provide copyright protection for any work that in the public domain in the United States.»

Яснее не скажешь: США не будут восстанавливать авторские права на «старые» иностранные произведения.

Поскольку в соответствии со ст. 36 Бернской конвенции подразумевается, что каждая страна в момент, когда она становится связанной настоящей Конвенцией, будет в состоянии, в соответствии со своим внутренним законодательством, осуществлять положения настоящей Конвенции, есть все основания считать, что США при присоединении к Бернской конвенции пришли к выводу о том, что эта Конвенция не заставляет их восстанавливать авторские права на «старые» иностранные произведения.

Совершенно очевидно, что если США таким образом истолковали положения Бернской конвенции, то почему этого не могла сделать Российская Федерация, присоединившаяся к Конвенции 13 марта 1995 года?

Правда, позднее, в 1995 году, США несколько изменили свою позицию: в титул 17 Свода законов США была внесена новая статья 104 А «Авторское право на восстановленные произведения».

При формулировке статьи, очевидно, было принято во внимание содержащееся в п. (3) ст. 18 Бернской конвенции положение о том, что, когда присоединяющаяся к Конвенции страна будет предоставлять охрану «старым» иностранным произведениям, ранее находившимся в этой стране в общественном достоянии, она может определить для себя условия применения этого принципа восстановления охраны.

Такие условия восстановления охраны и были предусмотрены законодательством США. Они сводятся к выполнению ряда формальностей (подача в Ведомство по авторскому праву США оповещения о намерении принудительного осуществления авторских прав на восстановленное произведение, публикация Ведомством по авторскому праву США названий всех восстановленных произведений и наименований владельцев авторских прав на них, направление претензии предполагаемому нарушителю), а также ограничение периода, за который могут быть взысканы убытки.

Все эти формальности и ограничения применяются лишь с 1 января 1996 года. Иными словами, почти шесть лет «старые» иностранные произведения в США не получали охраны, авторские права на них не восстанавливались. Лишь затем началось восстановление авторских прав на «старые» иностранные произведения, но в ограниченном объеме, обусловленном выполнением ряда формальностей. Условия восстановления этих авторских прав носят явно протекционистский характер: США защищают интересы американских пользователей, ограничивают выплаты ими возмещения иностранным правообладателям.

Глубоко убежден, что до восстановления авторских прав на «старые» иностранные произведения нам следовало бы изучить возможности защиты российских интересов и, очевидно, воспользоваться накопленным зарубежным опытом.

В принятых судебных решениях по спору об авторских правах на произведения Э.М. Ремарка лично я усматриваю «нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц и других публичных интересов», что в соответствии со ст. 304 АПК РФ является основанием для передачи дела на рассмотрение Президиума ВАС РФ.

P.S. Уже после того, как настоящий материал был мною подготовлен к печати, из нового поступления в СПС «КонсультантПлюс» стало известно, что Определением ВАС РФ от 11 февраля 2010 года N ВАС-1173/10 Высший Арбитражный Суд РФ не принял к рассмотрению в порядке надзора судебные акты, в соответствии с которыми в пользу издательства «А» (действовавшего на основе лицензионного соглашения с иностранным владельцем авторских прав) с издательства «Ц» было взыскано 7600000 руб. за бездоговорное использование «старых» произведений голландского автора Роберта Ван Гулика.

Это свидетельствует о том, что проблема восстановления авторских прав на «старые» иностранные произведения возникает многократно. Ее нельзя замалчивать. От нее нельзя отмахнуться!